Само по себе прекращение поддержания спорных патентов в силе вследствие неуплаты пошлин не означает, что прекратилось нарушение прав истца как одного из авторов полезных моделей.

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 149 из 167Следующая ⇒

Полагая, что заключение данного договора без заключения соответствующего лицензионного договора с ОАО "Катализатор" как вторым патентообладателем нарушает права ОАО "Катализатор" на получение роялти и ведение авторского контроля за изготовлением и реализацией данного продукта, что противоречит пункту 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации, ОАО "Катализатор" обратилось с иском в арбитражный суд.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, обоснованно исходил из того, что судебный акт о признании истца вторым патентообладателем был принят после заключения лицензионного договора и его регистрации Роспатентом, вследствие чего Роспатентом не было допущено нарушений действующего законодательства. Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств нарушения прав истца и принятия истцом иных мер использования и применения своего права патентообладателя в отношении патента N 2148430.

Отменяя решение, апелляционная инстанция сочла оспариваемую сделку противоречащей пункту 1 статьи 10, пункту 1 статьи 13, ст. 29 Патентного закона и ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признавая сделку недействительной, апелляционная инстанция указала на нарушение оспариваемой сделкой прав истца на получение денежного вознаграждения. Вместе с тем выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для признания сделки - лицензионного договора - ничтожной в силу статей 167, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае представляются более убедительными с учетом баланса интересов сторон и избранного ими способа защиты своих прав, поскольку на момент заключения оспариваемой сделки у истца отсутствовали какие-либо права на патент, а ООО "Бионика" добросовестно использовала права и выполняла обязанности по договору.

Учитывая изложенное, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил: Постановление апелляционной инстанции от 20.08.2007 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-19211/06-37/531 отменить, оставить в силе решение от 01.06.2007 того же суда по данному делу.

Как видим, частичное аннулирование патента N 2148430 в связи с изменением состава патентообладателей и выдачей нового патента N 2287366 не привело к прекращению действия лицензионного договора, заключенного по патенту N 2148430, и он оставался действующим уже в отношении патента N 2287366 на то же изобретение, но с иным составом патентообладателей.

Можно полагать, что российские суды уже начали осознавать последствия частичного аннулирования патента, что следует из завершившегося спора о нарушении патентных прав по патенту на полезную модель N 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" с приоритетом от 01.09.2006 (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21.12.2012 по делу N А41-5626\12).

Судом первой инстанции и апелляционной инстанцией установлено и из материалов дела следует, что ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" является обладателем патента на полезную модель N 59190 "Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения" по заявке N 2006131462 с приоритетом от 01.09.2006.

Патент N 59190, выданный ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", досрочно прекратил свое действие с 02.09.2008 в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе. Действие патента было восстановлено с 27.09.2010.

Решением Роспатента от 21.07.2012 N 2006131462/22, вынесенным по результатам рассмотрения возражения ЗАО "ТВЭЛ-ПЭКС", патент Российской Федерации N 59190 признан частично недействительным. Патентная формула, определяющая объем правовой охраны, была изменена: в первый (независимый) пункт формулы перенесены некоторые признаки зависимых пунктов.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, сделал правильный вывод о том, что, поскольку решением Роспатента от 21.07.2012 патентная формула по патенту N 59190 была изменена, требования истца подлежали удовлетворению с учетом изменения оснований иска, уточненных в связи с принятием решения Роспатента от 21.07.2012.

Довод ЗАО "Завод полимерных труб" о том, что, признание патента N 59190 частично недействительным является основанием для отказа в иске, обоснованно отклонен судом первой инстанции и апелляционной инстанцией.

Согласно решению Роспатента от 21.07.2012 в формулу полезной модели, охранявшуюся патентом N 59190, принадлежащим ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ", были внесены изменения, не связанные с определением качественно новых признаков полезной модели, а лишь уточняющие первый (независимый) пункт формулы посредством переноса в него некоторых зависимых признаков.

Из решения Роспатента также следует, что ЗАО "Завод АНД ГАЗТРУБПЛАСТ" будет выдан новый патент, содержащий измененную формулу полезной модели, а не абсолютно новую. Поскольку прежний патент признан недействительным только в части, в оставшейся части права истца подлежат судебной защите (выделено мной. - В.Д.).

Процитируем в этой связи извлечение из § 68 книги Г. Штумпфа "Лицензионный договор" (М.: Прогресс, 1988 г.):

"Если патент объявляется недействительным, такое решение имеет правообразующее действие, то есть оно действует в отношении любых третьих лиц и имеет обратную силу. Патент считается недействительным с самого начала или при частичной недействительности как действующий с самого начала в его сохранившей силу части или в уточненной редакции".

(Зарубежная практика разрешения подобных споров отражена во втором издании книги; см. также комментарий к п. 1 ст. 1363, дело по частичному аннулированию патента Российской Федерации N 2269342.)

1.5. Перечень оснований признания недействительности. Статья 1398 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом обратим внимание на то, что в данной статье речь идет только об основаниях признания патента недействительным, но не об основаниях прекращения действия патента, о чем будет сказано подробнее далее.

1.6. Частичная недействительность и группа изобретений. Иные нарушения норм патентного права, предусмотренных ГК РФ, если они имели место при выдаче патента, например, выдача патента на изобретение с формулой, в отношении которой выявлено нарушение требования единства изобретения, не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента и признания его недействительным. Более того, в случае признания патента, выданного на группу изобретений или иных объектов, недействительным частично, когда один из объектов признается не соответствующим условиям патентоспособности, новый патент, выдаваемый взамен старого, останется действительным в отношении всех оставшихся объектов "бывшей" группы, даже если оставшиеся объекты уже не образуют группу изобретений, отвечающую требованиям единства.

2. Оспаривание действительности патента, досрочно прекратившего действие. Оспаривание действительности патента по условиям патентоспособности должно рассматриваться независимо от досрочного прекращения действия патента, предусмотренного ст. 1399 ГК РФ.

Патентное законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения действия патента на основании заявления, поданного патентообладателем, или при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента.

Если патент прекратил действие из-за неуплаты очередной годовой патентной пошлины, он досрочно прекращает действие с даты истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины, но является действующим до этой даты независимо от текущего статуса.

Патент также считается действующим до даты поступления заявления от патентообладателя о досрочном прекращении, так как действие патента прекращается в данном случае с даты поступления заявления.

Невозможность признания патента недействительным как выданного на не соответствующий условиям патентоспособности объект (после досрочного прекращения действия патента) позволяет недобросовестным патентообладателям (особенно по полезным моделям) предъявлять судебные иски к третьим лицам о нарушении исключительных прав за период действия патента до досрочного прекращения. Как на этом можно "играть" с помощью патентов на полезные модели и по сути вымогать деньги с ничего не подозревающих производителей продукции, не будем описывать.

Ранее Палата по патентным спорам не принимала к рассмотрению возражения по патентам, не действующим на момент подачи возражения или досрочно прекратившим свое действие до рассмотрения возражения по существу, ссылаясь на п. 2.8 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, согласно которому не принимаются к рассмотрению возражения или заявления, относящиеся к отозванной заявке на выдачу патента, отозванной заявке на регистрацию товарного знака, на регистрацию и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или относящиеся к выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, к предоставлению правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, действие которого прекращено, за исключением возражений, предусмотренных пп. 1.2 и 1.7 этих правил.

Обратим внимание и проанализируем легитимность указанного в Правилах условия, "действие которого прекращено", на основании которого Палата по патентным спорам отказывала в рассмотрении возражения. Данное условие совершенно неадекватно <324> тому, что написано в подп. 1 п. 1 комментируемой статьи ГК РФ, согласно которому патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

--------------------------------

<324> Оно не было адекватно и той норме, которая была предусмотрена в подп. 1 п. 1 ст. 29 Патентного закона Российской Федерации.

Из изложенного не следует, что срок действия патента и статус патента (действует или нет) на определенный момент времени следует рассматривать как адекватные условия. Патентное право не ограничивает возможность оспаривания действительности патента по условиям патентоспособности только в случае, если патент является действующим на момент оспаривания.

Если патент действовал первые пять лет, а потом на шестом году досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой годовой пошлины, то на первые пять лет он так и остался действительным. Никто не был вправе нарушать патент в указанный период, и патентообладатель в пределах срока исковой давности (как минимум три года) может предъявлять претензии к нарушителям его исключительных прав даже после того как патент досрочно прекратил свое действие.

Если патент прекращает свое действие в связи с несоответствием условиям патентоспособности, это означает отмену решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Такой патент признается недействительным с даты подачи заявки, и все судебные иски "липовых" патентообладателей полезных моделей не будут удовлетворены. (Опыт законодательного урегулирования данной проблемы за рубежом показан во втором издании книги.)

Приведем извлечения из нескольких интересных судебных дел, в которых отражен рассматриваемый вопрос.

Девятый арбитражный апелляционный суд принял два Постановления, в которых рассматривались патенты Российской Федерации N 1811954 и N 2289490. Учитывая идентичность обеих ситуаций, приведем краткое извлечение только из одного Постановления <325>:

--------------------------------

<325> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2007 N 09АП-15240/07-АК.

Палата по патентным спорам (ППС) решением от 18.12.2006 прекратила делопроизводство по возражению от 24.10.2005 в связи с досрочным прекращением действия патента Российской Федерации N 1811954, так как по заявлению патентообладателя от 23.08.2006 действие патента досрочно прекращено. Арбитражный суд г. Москвы обязал ППС рассмотреть возражение от 24.10.2005 по существу, и данное решение было подтверждено апелляционной инстанцией.

Аналогичное решение было принято в отношении патента N 2289490 <326>. Оба решения Палаты по патентным спорам признаны незаконными, так как на дату подачи возражений оба патента еще действовали.

--------------------------------

<326> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2007 N 09АП-15247/07-АК.

Ранее в отношении патента N 43440 на промышленный образец Палата по патентным спорам приняла совершенно противоположное решение в идентичной процессуальной ситуации <327>.

--------------------------------

<327> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.05.2006 N КА-А40/3659-06.

ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" обратилось в суд с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 15.06.2005 в отношении патента N 43440, которым признана недействительной регистрация патента на промышленный образец, так как он не соответствовал условию охраноспособности "новизна".

Решением от 03.10.2005 Арбитражного суда г. Москвы, поддержанным во всех инстанциях, включая кассационную, в удовлетворении заявленных требований отказано. Признавая незаконным патент на промышленный образец N 43440 "Вертолет", Палата по патентным спорам правомерно исходила из того, что он не обладал признаком новизны, поэтому предоставление ему правовой охраны являлось незаконным.

Из обстоятельств дела следует, что возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" по патенту на промышленный образец были приняты к производству Палатой 06.07.2004, т.е. до прекращения действия патента N 43440 с приоритетом от 04.05.1995. Установлено, что на дату подачи возражения ОАО "Улан-Удэнский завод" спорный патент на промышленный образец действовал.

Но окончательную точку в данном вопросе <328>, в том числе в отношении периода времени, когда может быть подано возражение против недействительности патента, ставит другое судебное решение <329>, признавшее решение Палаты по патентным спорам, отклонившей возражение, незаконным. В споре рассматривалась правомерность отклонения поданного возражения о признании недействительными патентов на полезные модели N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003, выданных на имя ООО "ПО "ТОПОЛ-ЭКО".

--------------------------------

<328> Джермакян В. Можно ли "убить" патент после его "суицида"? // Патентный поверенный. 2009. N 1.

<329> Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2008 N 09АП-17284/2007-ГК.

Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, так как выдача патентов произведена по порочным основаниям юридическому лицу, которому право на получение патентов на полезные модели не принадлежало изначально и не перешло по основаниям, установленным законом. Поскольку о нарушении этого права авторов истцу стало известно после выдачи патентов ответчику как патентообладателю, надлежащим средством защиты нарушенных прав является именно предъявление иска о признании патентов недействительными.

Доводы ответчика о невозможности признания спорных патентов недействительными ввиду досрочного прекращения их действия отклонены как основанные на ошибочном толковании норм патентного права.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации патент на полезную модель в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым. Аналогичная норма содержится в подпункте 4 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего в настоящее время.

Следовательно, закон ограничивает во времени право заинтересованного лица на оспаривание патента истечением именно всего, то есть общего, срока действия патента. Общий срок действия патента носит юридико-технический характер. Смысл данного срока заключается в том, что по его прошествии исключительное право безусловно и всегда прекращает свое действие.

Такой срок ранее был установлен пунктом 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации и составлял пять лет со дня подачи заявки с правом продления не более чем на следующие три года. Ныне действующим законом (пункты 1 и 3 статьи 1363 ГК РФ) указанный срок увеличен до десяти лет с правом продления также не более чем на три года.

Как видно из материалов настоящего дела, по патентам на полезные модели N 36937, 36938, 36939, 36940, 37090, 37091, 37592 с приоритетом от 30.12.2003 пятилетний срок, предусмотренный п. 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации, истекал 30.12.2008.

21.12.2006, то есть до истечения пятилетнего срока, в связи с неуплатой годовой патентной пошлины в порядке статьи 30 Патентного закона Российской Федерации поддержание спорных патентов в силе было прекращено досрочно. Истец обратился в суд с настоящим иском 26.04.2007.

Согласно пункту 1 статьи 1400 ГК РФ действие патента на полезную модель, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия патента. Аналогичные правила содержались и в пункте 1 статьи 30.1 Патентного закона Российской Федерации.

Из буквального толкования положений пункта 1 статьи 1400 ГК РФ и статьи 30.1 Патентного закона Российской Федерации также следует, что при досрочном прекращении действия патента по причине неуплаты пошлины общий юридико-технический срок действия патента на полезную модель, установленный пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ, пункта 3 статьи 3 Патентного закона Российской Федерации, продолжает течь в общем порядке, а значит, досрочное прекращение действия патента по приведенному выше основанию не означает истечение всего (общего юридико-технического) срока действия патента.

Также из упомянутых норм патентного права вытекает, что до истечения всего срока действия патента исключительные права титульного патентообладателя, не уплатившего пошлины за поддержание патента в силе, могут быть автоматически восстановлены с использованием формальной процедуры, причем для этого последнему достаточно предоставить лишь два документа - ходатайство и платежный документ.

Как уже отмечалось, право автора на обращение к лицу, получившему патент по порочным основаниям, с иском о признании патента недействительным ограничено именно общим юридико-техническим сроком действия патента, который ни на день подачи иска, ни в настоящее время не истек.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии