При этом не допускается изготовление или хранение продукта до даты истечения срока действия патента с целью продажи или введения в гражданский оборот после этой даты.

↑

⇐ ПредыдущаяСтр 75 из 167Следующая ⇒

2. "..."

3. "..."

4. Способ очистки нефти, газоконденсата, водонефтяных эмульсий, нефтепродуктов и технологических жидкостей от сероводорода путем обработки исходного сырья химическим реагентом, отличающийся тем, что в качестве последнего используют нейтрализатор по любому из п. п. 1 - 3.

5. "..."

Пункты 1 и 4 на группу изобретений (нейтрализатор сероводорода и способ очистки нефти) являются независимыми, несмотря на очевидную зависимость изобретения по п. 4 от изобретения по п. 1, которое невозможно использовать по назначению по п. 4, не используя изобретение по п. 1.

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1359

В нормах данной статьи определены ситуации, когда исключительное право патентообладателя не считается нарушенным, несмотря на формальное наличие предусмотренных п. 2 ст. 1358 условий, квалифицируемых как состоявшееся использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

1. Применение продукта или изделия в транспортном средстве. Положения, содержащиеся в подп. 1 комментируемой статьи, являются международной нормой, принятой в патентных законах всех стран, и соответствуют содержанию ст. 5ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Следует обратить внимание на одно из важных условий, определяющих действие как не являющееся нарушением исключительных прав: продукт или изделия должны использоваться исключительно для нужд транспортного средства. В первую очередь таковыми являются оборудование, узлы и механизмы, оснастка, навигационная система, погрузочно-разгрузочные машины и тому подобные продукты и изделия, присущие, например, судну и без которых оно не может выполнять функции, предписанные судам данного типа.

Соответственно, наоборот, будут признаны нарушением исключительных прав такие действия, как, например, производство на борту судна каких-либо подпадающих под действие патента продуктов или изделий, если данные продукты и изделия не используются для нужд судна, причем сам процесс производства также может подпасть под действие патента на способ. Точно так же будет считаться нарушением свободная продажа на борту судна подпадающих под действие патента продуктов и изделий или использование судна в порту временного нахождения в качестве плавучего госпиталя, на борту которого будут осуществляться хирургические операции с использованием хирургических инструментов, патенты на которые являются действительными на территории данного государства.

Указанные нормы подлежат применению только на условиях взаимности, т.е. когда аналогичные права предоставляются соответствующим иностранным государством в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. Поскольку все страны имеют в своем законодательстве аналогичные нормы, в судебной практике такие споры не наблюдались.

2. Научные исследования и эксперимент. Не относится к нарушению исключительного права патентообладателя проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или изделием. Данная норма позволяет любому лицу перед обращением к патентообладателю самостоятельно убедиться в действительном проявлении свойств и характеристик, декларированных в описании к патенту или в рекламе патентообладателя, и только после этого принять решение о целесообразности вступления в переговоры с патентообладателем об условиях приобретения прав на использование изобретения.

Условно принято считать, что научное исследование отличается от эксперимента тем, что оно предусматривает изучение объекта в чистом виде (без дополнительного воздействия на него), тогда как при эксперименте объект изучения ставится в определенные условия, т.е. подвергается определенному воздействию со стороны внешних сил. На практике очень часто научное исследование и эксперимент совмещаются во времени и проводятся одновременно, и разница в толковании данных определений не имеет никакого значения при установлении нарушения патентного права.

Речь идет лишь об эксперименте или научном исследовании, проводимых в отношении самих запатентованных продукта, способа, изделия, но не об эксперименте, научном исследовании, проводимых с их применением. При этом конкретные цели исследований или экспериментов над запатентованными продуктами, способами или изделиями не имеют значения.

Так, будет считаться нарушением патентных прав использование запатентованного термометра в эксперименте не над самим термометром (проверка его качественных характеристик и надежности), а в эксперименте или научном исследовании другого объекта, например исследовании температуры лавы, когда термометр используется по своему назначению как объект техники, а не как объект исследования или эксперимента.

Научные исследования и эксперименты могут проводиться как в отношении запатентованного объекта, так и в отношении изделия или технологии, в которых данный объект комплексно используется, когда именно в таком случае можно провести научные исследования или эксперимент в отношении конкретного объекта. Например, патент выдан на вещество - тормозную жидкость, а эксперимент или научное исследование будут проводиться на модельном стенде, имитирующем движение и торможение автомобиля, в целях установления стойкости и долговечности сальниковых уплотнений и манжет, работающих в режиме движения автомобиля в разных климатических зонах.

Научное исследование самого запатентованного продукта не является действием, признаваемым как нарушение исключительного права, но сам продукт при таких исследованиях не становится автоматически имеющим патентную чистоту. Нарушением будут являться ввоз такого продукта и иные связанные с ним действия, так как несанкционированный правообладателем ввоз продукта, даже предназначенного для научных исследований, может рассматриваться как одна из форм введения продукта в гражданский оборот. Из изложенного следует, что если над продуктом требуется провести эксперимент и если продукт не находится легально на территории России, такой продукт лучше запросить (купить) непосредственно у правообладателя. Если продукт уже ввезен на территорию Российской Федерации самим патентообладателем или с его разрешения, дальнейшее его приобретение для использования в научных и иных целях не требует получения согласия патентообладателя.

Ввоз продукта, не предназначенного для введения в гражданский оборот, а только в целях научных исследований самого продукта непосредственно лицом, ввозящим продукт, не должен рассматриваться как правонарушение. Достаточным основанием для такого суждения является отсутствие при ввозе продукта цели введения в гражданский оборот. Маловероятно, что патентообладатель будет запрещать ввоз запатентованных агрохимикатов - удобрений в количестве, например, 50 кг, явно недостаточном к использованию на реальном сельскохозяйственном предприятии. Количество продукта, необходимого для экспериментальных исследований, может определяться соответствующими стандартами, определяющими методику исследования соответствующих свойств продукта.

В то же время ввоз продукта независимо от его количества для продажи или поставки иному лицу, которое будет осуществлять научное исследование продукта, уже может рассматриваться как правонарушение, так как купля-продажа или иная поставка продукта на рынке является одной из форм введения продукта в гражданский оборот и не зависит от последующей судьбы продукта - будет ли он использоваться для извлечения прибыли или для научных исследований и экспериментов.

Суд признал нарушением патентного права ввоз первых промышленных партий лекарственных средств в целях осуществления предварительного контроля качества впервые ввозимых на территорию России лекарственных средств, и в определении суда (Федеральный арбитражный суд Московского округа, Постановление от 17.03.2010 N КГ-А40/15523-09 по делу N А40-56217/08-110-454) по данному вопросу отмечено следующее.

Как следует из представленного в материалы дела письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 26.02.2006 N 01И-155/06, компания "Гедеон Рихтер А.О." в соответствии с нормами ст. 19 Федерального закона от 22.06.1998 N 86-ФЗ "О лекарственных средствах" осуществила поставку первых промышленных партий лекарственного препарата под торговым названием "Роглит", содержащего в качестве активного вещества росиглитазон калия, на территорию Российской Федерации ЗАО "Фирма ЦВ "Протек".

Таким образом, установив, что компания "Гедеон Рихтер А.О." в целях осуществления предварительного контроля качества впервые ввозимых на территорию Российской Федерации лекарственных средств произвела ввоз на территорию Российской Федерации первых промышленных партий лекарственного препарата под торговым названием "Роглит" и в отсутствие в материалах дела документального подтверждения обратного арбитражный апелляционный суд, по мнению судебной коллегии, пришел к обоснованному и соответствующему материалам дела выводу о том, что действия компании "Гедеон Рихтер А.О." по ввозу на территорию Российской Федерации лекарственного средства (Роглит) привели к нарушению исключительных прав истца по евразийскому патенту N 005110 на изобретение, в котором заявлен росиглитазон калия в соответствии со своим химическим названием, срок действия которого истекает в 2021 г.

Обратим также внимание на Определение Конституционного Суда Российской Федерации <216>, имеющее непосредственное отношение к рассмотренному выше вопросу и не потерявшее актуальности на настоящее время.

--------------------------------

<216> Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2003 N 389-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Старокожева Владимира Филипповича на нарушение его конституционных прав абзацем третьим статьи 11 Патентного закона Российской Федерации".

В жалобе оспаривалась конституционность абзаца третьего ст. 11 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992, устанавливающего, что проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами, не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. По мнению заявителя, практика судов общей юрисдикции в той мере, в какой она допускает получение лицами, проводящими научные эксперименты или исследования над средством, содержащим изобретение, прибыли (доходов), противоречит ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности законом.

Конституционный Суд Российской Федерации не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению и указал, что положение абзаца третьего ст. 11 во взаимосвязи со ст. 10 Патентного закона Российской Федерации (в редакции 1992 г.) не может рассматриваться как нарушающее конституционное право заявителя на защиту его интеллектуальной собственности законом, поскольку оно установлено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества. Кроме того, оспариваемая норма не предполагает введение защищенного патентом изобретения в хозяйственный оборот в ходе осуществления научного эксперимента над средством, содержащим изобретение, третьими лицами.

Учитывая тождественность содержания нормы ст. 11 Патентного закона Российской Федерации содержанию ныне действующей нормы по п. 2 ст. 1359 ГК РФ, можно не сомневаться в действительности мотивации Конституционного Суда и в настоящее время.

Сказанное подтверждено в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2009 N 2578/09 в споре между компанией "Новартис АГ" и ЗАО "Фарм-Синтез" о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2125992 путем запрещения ответчику изготавливать лекарственное средство иматиниб, а также предпринимать действия, направленные на осуществление государственной регистрации лекарственного средства иматиниб в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и федеральном государственном учреждении "Научный центр экспертизы средств медицинского применения".

Президиум Высшего Арбитражного Суда отметил в Постановлении следующее.

Действия ЗАО "Фарм-Синтез" по подготовке и представлению в Росздравнадзор документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства "Иматиб-ФС" по истечении срока действия патента не являются использованием изобретения по смыслу ст. 10 Патентного закона и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права компании "Новартис АГ". Они направлены на охрану здоровья населения и содействие доступу к лекарственному средству нуждающихся лиц.

Не может быть признано нарушением прав компании изготовление и представление в Росздравнадзор и научный центр экспертизы образцов лекарственного средства "Иматиб-ФС" для проведения экспертизы качества этого средства, поскольку согласно статье 11 Патентного закона нарушением исключительного права патентообладателя не признаются: проведение научного исследования продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, либо эксперимента над этим продуктом, использование запатентованного изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода).

Содержание последнего абзаца недвусмысленно говорит о том, что изготовление или хранение продукта для продажи вне связи с проведением научного исследования или эксперимента самим производителем является нарушением патента.

3. Чрезвычайные обстоятельства. Допускается использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) без получения разрешения патентообладателя.

Данное изъятие из исключительного права патентообладателя объясняется важностью срочного использования изобретения в общественных интересах в чрезвычайных обстоятельствах, когда необходимо предотвратить или ликвидировать последствия стихийного бедствия и иных катастроф. При этом данное изъятие из исключительного права касается только чрезвычайных ситуаций и не распространяется на любые иные катастрофы и аварии. О возникновении чрезвычайной ситуации по той или иной причине общество информируется государственными органами конкретной страны или международными организациями, оказывающими помощь в таких ситуациях.

Однако является обязательным уведомление патентообладателя в кратчайший срок об имевшем место использовании запатентованного объекта и последующая выплата ему соразмерной компенсации. Данная норма согласуется с требованием ст. 31 Соглашения ТРИПС. Какая-либо российская судебная практика по данному вопросу также отсутствует.

В издании "Патентное право: постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации" под редакцией П.В. Крашенинникова отмечено: "Учитывая непредсказуемый характер чрезвычайных обстоятельств, можно предположить, что материальные носители могут также без согласия патентообладателя изготавливаться заранее и храниться на случай их возможного использования". Но там же отмечено, что распространена и иная точка зрения, ограничительно толкующая свободное использование запатентованного решения при чрезвычайных обстоятельствах (Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 526 и Городов О.А. Патентное право: Учеб. пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. С. 394).

Можно предположить, что свободное изготовление и хранение технических средств, которые могут быть использованы при возникновении чрезвычайной ситуации, кроме злоупотреблений ни к чему иному не приведет. Если такие технические средства имеют столь высокое значение для обеспечения безопасности, ничто не мешает уполномоченным государственным органам приобрести соответствующие права у патентообладателя и оговорить с ним условия выплаты раздельно за изготовление и хранение соответствующих продуктов и за непосредственное их использование при чрезвычайной ситуации.

4. Удовлетворение не связанных с предпринимательской деятельностью нужд. Действие исключительного права патентообладателя не распространяется на удовлетворение личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода). Таким образом, законодатель защищает интересы тех членов общества, которые используют запатентованный объект, не извлекая прибыли для себя. Например, можно изготовить и использовать на зимней рыбалке палатку, патент на которую принадлежит другому лицу, при этом такой палаткой могут пользоваться как члены семьи, так и друзья. Но продажа такой палатки, даже бывшей в употреблении, с получением прибыли уже будет рассматриваться как нарушение исключительного права патентообладателя.

Удовлетворение личных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, может рассматриваться не только в отношении физических, но и юридических лиц, если удовлетворение конкретных нужд не связано с предпринимательской деятельностью данного юридического лица. Например, предпринимательская деятельность юридического лица заключается в оказании сервисных услуг автовладельцам по шиномонтажу, а под удовлетворением личных нужд данного юридического лица может рассматриваться стирка спецовок сотрудников сервиса непосредственно на территории данного сервиса с использованием стирального порошка, подпадающего под действие патента. Изложенное согласуется с п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки", в котором отмечено: "Под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать цели использования продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (оргтехника, офисная мебель, транспортные средства и т.п.)".

5. Разовое изготовление по рецептам. Не распространяется действие исключительного права патентообладателя на разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения. Лекарственное средство - это объект-вещество (состав), которое разрешено изготавливать в аптеке в ограниченном количестве по каждому рецепту, но врач не ограничен количеством рецептов, которые он может выписывать на одно и то же лекарственное средство многим пациентам. Разовое изготовление лекарств подразумевает изготовление лекарства по конкретному рецепту для определенного пациента и не подразумевает изготовление и хранение такого лекарства впрок для продажи другим пациентам. Правонарушением в данном случае будет являться не разовое изготовление лекарства по рецепту, а его изготовление и хранение в количествах, не соответствующих разовому рецепту, для последующей продажи другим лицам. Несоблюдение данного ограничения может привести к недобросовестной конкуренции в отношении патентообладателя со стороны аптек или лечебных учреждений, обладающих мощностями для производства лекарств в количестве, достаточном для насыщения конкретного региона.

6. Исчерпание исключительного права. Норма подп. 6 комментируемой статьи отражает принцип, называемый в патентной практике "исчерпанием прав" патентообладателя. Существо данной нормы состоит в том, что перечисленные в ней действия в отношении конкретных партий (экземпляров) продукта и изделия, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с его разрешения, не считаются нарушением исключительного права патентообладателя или его лицензиата. В Российской Федерации действует национальный принцип исчерпания патентных прав.

Применяя положения об исчерпании патентных прав в отношении конкретных изготовленных продуктов (изделий), следует учитывать норму ст. 1227 "Интеллектуальные права и право собственности" ГК РФ, согласно которой интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1291 ГК РФ.

Последующие действия на рынке (перепродажа, сдача в аренду и т.п.) в отношении этого же самого продукта (его конкретных экземпляров, партии) могут совершаться уже без получения разрешения со стороны правообладателей.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2001 N 211-О отмечено, что указанное в норме об исчерпании прав ограничение распространяется только на те запатентованные объекты промышленной собственности, которые имеют вещную форму, и не охватывает исключительные права патентообладателей в отношении запатентованных в качестве изобретений способов. Тем не менее существуют некоторые условия, при которых запатентованный способ при совместном использовании с устройством также исчерпывает себя, но только при осуществлении способа тем устройством, в отношении которого уже наступило исчерпание права.

При отсутствии нормы об исчерпании прав патентообладателя действие исключительного права патентообладателя в отношении продуктов и изделий, уже введенных им в гражданский оборот, препятствовало бы свободе перемещения товаров на рынке, что противоречит основополагающему принципу свободы торговли. Так, например, запатентованная автомобильная фара, изготовленная на заводе оптической аппаратуры на основании лицензионного договора с патентообладателем, которому принадлежит патент на такую фару, подпала бы под действие этого же патента:

- при продаже фары в магазине розничной торговли в качестве запасной детали для автомобиля;

- при продаже автомобильным заводом автомобиля, на котором установлены купленные у завода оптической аппаратуры данные фары;

- при хранении запатентованных фар или автомобилей с такими фарами у торгового посредника;

- при последующей продаже автомобиля этим посредником;

- при продаже автомобиля или отдельных фар через сеть комиссионных магазинов или торгово-закупочных фирм, занимающихся сбытом битых и бывших в употреблении автомобилей, но целых запасных частей, и т.п.

Таким образом, после введения продукта или изделия в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с его разрешения любым другим лицом, в том числе лицензиатом, принцип исчерпания права придает такому товару (продукт или изделие) свойство, аналогичное тому, которое именуется как патентная чистота. При этом следует учитывать, что принцип исчерпания прав, предусмотренный ГК РФ, имеет территориальный характер, ограниченный Российской Федерацией, и перепродажа таких продуктов и изделий в другие страны должна осуществляться с учетом действия национальных патентов и национальных законодательств в отношении толкования принципа исчерпания прав (национально-территориальный или международный принцип исчерпания прав).

Суд может расценить различные формы согласия на введение в гражданский оборот запатентованной продукции, что подчеркнуто в Определении Высшего Арбитражного Суда от 23.07.2008 N 9800/08 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".

Познавательные статьи:



Техника прыжка в длину с разбега

Тактические действия в защите

История Олимпийских игр

История развития права интеллектуальной собственности